기업의 해외 진출이 늘어남에 따라 진출하고자 하는 국가에서의 상표보호가 필요합니다. 원칙적으로 상표권은 각 국가별로 효력을 가지므로, 해외에서 상표를 보호받으려면 해당 국가에 상표를 출원등록하는 것이 필요합니다.
해외에서 상표 출원 등록하는 방법은 통상 다음과 같이 나누며, 출원인의 상표등록 국가 수, 목적에 맞추어 그 방법을 선택하시면 됩니다.
1. 개별국 출원등록
개별국가에 직접 출원하여 등록받는 방식으로, 다양한 해당 국가의 법 및 제도에 따라 출원등록 절차를 진행하여야 하고, 등록까지의 소요기간, 상표권 존속기간 및 갱신 등에서 차이가 있습니다. 통상은 현지대리인을 통하여 출원등록절차를 진행하게 됩니다.
2. 지역상표 출원등록
조약에 의하여 포함된 지역 내 다수 국가를 공동으로 하나의 상표청(지식재산권기구)를 가지고 이를 통하여 상표를 출원등록하는 방식으로, 베네룩스상표청, CTM(유럽지역상표), 아프리카지식재산기구(OAPI), 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO)를 통하여 상표 출원등록을 하는 방법입니다. 조약가입국 내에 독자적인 상표청이 없어 반드시 지역상표등록 방식으로만 진행하여야 하는 경우도 있고, 지역상표등록과 더불어 개별국 상표등록도 동시에 허용하는 경우도 있습니다.
3. 마드리드시스템에 의한 상표출원등록
마드리드 협정과 마드리드 의정서 가입국에 한하여 WIPO(세계지식재산기구)을 통하여 하나의 출원으로 다국가에 상표 출원등록을 하는 방식이다.
(1) 마드리드 상표등록은 통상 국내상표 출원 또는 등록인 기초출원 또는 기초등록이 있어야 하고, 그 범위 내에서 마드리드 출원등록을 합니다. 마드리드 상표등록일로부터 5년 이내에 기초출원 또는 기초등록이 소멸하면 같은 부분에 대하여 마드리드 상표등록도 소멸됨에 유의하셔야 합니다.
(2) 마드리드 상표등록은 다수 국가에 동시에 출원등록하는 비용이 저렴하고 절차가 간단한 장점이 있으며, 사후지정, 갱신 등을 통하여 등록상표를 관리하기가 용이합니다.
(3) 상표등록을 받고자 하는 국가들을 지정하여야 하고, 심사는 지정국가의 특허청(상표청)에서 거절이유가 있는 경우 1년 (또는 1년 6월) 이내에 이를 통지하여야 하며, 만일 통지가 없는 경우에는 거절이유가 없는 것으로 하여 WIPO에 등록된 대로 지정국에서도 등록된 것으로 봅니다.
(4) 지정국가 특허청(상표청)으로부터 Office Action (거절이유)를 받게 되면 현지대리인을 통하여 대응하여야 하며, 이 경우 개별국 출원의 경우에 같은 정도의 비용이 소요됨에 유의하셔야 합니다.
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